快速系统掌握专利创造性问题的答复方法

如何快速地、系统地掌握创造性问题的答复方法呢？在一个案子中如何选择答复思路呢？关键就是，以审查逻辑为核心来形成答复思路。只有深入理解和遵循审查逻辑，才能构建出具有针对性和说服力的答复策略。本文将简要阐述专利创造性审查的逻辑框架，并探讨如何基于审查逻辑确定基本的答复思路。

创造性的基本审查逻辑发明的创造性需要具备两个要素：

一是“突出的实质性特点”，也是审查创造性的核心，主要针对发明所采用的技术手段/特征相对于现有技术是否是非显而易见的；

二是“显著的进步”，从技术效果的角度出发审查创造性，可以视为对“突出的实质性特点”审查的一种辅助。如前所述，在审查创造性时，“突出的实质性特点”的审查才是重中之重。

对此，《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节进一步明确了判断方法，统称为“三步法”：

Step1. 确定接近的现有技术审查员在评判发明专利是否具备创造性时，先会从技术领域，所要解决的技术问题，技术效果等多个角度出发选择与申请文件接近的一篇对比文件作为接近的现有技术（以下简称D1）。

Step2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题审查员会将D1与申请文件的权要方案进行对比，找出两者的区别特征；再根据区别特征确定发明实际解决的技术问题。

Step3. 区别特征是否显而易见审查区别特征为显而易见的情况包括：

1.区别特征为公知常识。

2.对比文件给出区别技术特征的相关启示，例如:D1的A内容公开了权要的部分特征，D1另一部分的B内容与区别特征相关，D1的A内容和B内容相结合可以组成权要的技术方案，因此现有技术存在技术启示；另一对比文件D2公开了与区别特征相关的内容，且这些内容可以应用到D1以解决相同的技术问题，并起到相同的作用，因此现有技术也存在技术启示。

创造性的答复思路如前所述，创造性审查的核心是通过三步法判断权要方案是否具备“突出的实质性特点”，那么若要抗辩创造性，是否需要依照三步法论述权要方案具备“突出的实质性特点”呢？说明了：答复OA的本质是“纠错”，而非自证。因此，和新颖性答复类似，抗辩创造性也是需要寻找OA中的错误，并针对性回应。

如何“纠错”？面对涉及创造性的OA，可以从以下方面寻找OA的错误：不符合“三步法”的整体逻辑审查员审查创造性的逻辑不对

常用程度：★☆☆☆☆ 复杂度：★★★☆☆

审查创造性需遵循三步法，若未遵循，则审查逻辑存在问题，可以在答复中指出，但这种情况较为罕见，一般不会出现。

不符合“三步法”的Step1评述创造性的对比文件不是现有技术

常用程度：★★★☆☆ 复杂度：★★★☆☆

在一些情况下，审查员使用的对比文件并不符合现有技术的要求，比如抵触申请只能评述新颖性，不能评述创造性，如果发现对比文件不符合对比文件的要求，可以进行指出。审查员给出的接近的现有技术不对

常用程度：★☆☆☆☆ 复杂度：★★★★★

通常不推荐使用这种方法，因为OA已经给出了接近的现有技术。若我们再找一篇更接近的对比文件，可能会被审查员在后续审查中直接用来驳回申请，反而对我们不利。

不符合“三步法”的Step2不同意OA指出的对比文件披露了某个权要的特征

常用程度：★★★★★ 复杂度：★★★☆☆

如果OA认为D1披露了权要方案的特征A，但是经过分析后，发现D1并没有披露特征A，则可以指出并说明D1和特征A的区别。

重新确定区别特征常用程度：★★★★★ 复杂度：★★☆☆☆审查员一般会给出D1和权要方案的区别特征，但在上一步中，对于不同意D1披露的权要方案的特征A，可以将该特征A作为新的区别技术特征。通常情况下，区别技术特征都是需要重新确定再进行答复的。直接基于OA认定的区别特征进行抗辩难度较大，我们会在后续的文章中讨论这种情况。不反驳对特征的披露意见，也不修改特征的情况下直接抗辩审查员对区别特征的认定

常用程度：★★☆☆☆ 复杂度：★★★★★

例如，权要方案存在特征A、B、C，其中A被披露，B和C被OA认定为区别特征，但是A和B是一个整体，必须结合在一起才能实现特定的技术效果，即A和B不能分开评述。因此，即使审查员认为A被现有技术披露，申请人也可以强调A和B的不可分割性，指出审查意见将B单独列为区别特征是不准确的，应将A和B一并作为区别特征进行评述。

不符合“三步法”的Step3不同意OA对于区别技术特征的对比文件披露/公知常识

常用程度：★★★★★ 复杂度：★★★☆☆

有时候，OA会认为区别技术特征被其他对比文件披露，例如，D1和权要方案存在区别技术特征A，OA认为A被另一个对比文件D2披露，但是经过分析后，认为D2并没有披露A，则可以指出并说明两者区别。另外，区别技术特征可能会被评述为公知常识，但是经过分析后，认为该区别技术特征是比较重要的特征，并不是公知常识，则可以要求审查员给出证据证明该区别技术特征属于公知常识。

不同意多个披露之间的结合

常用程度：★★★☆☆ 复杂度：★★★★★

例如，权要方案包括技术特征A、B、C，OA认为D1披露了A，D2披露了B、D3披露了C，三个对比文件结合公开了权要方案的特征，使得权要不具备创造性。但是经过分析后，发现三个对比文件虽然分别公开了A、B、C，却并不具备结合的启示，并没有办法公开整个权要方案，则可以进行抗辩，但是抗辩难度较高，我们将在后面其他文章中再深入探讨。

不同意应用到技术问题

常用程度：★★★☆☆ 复杂度：★★★★★

例如，OA认为对比文件D2中的技术特征B可以解决与本发明区别特征A相同的技术问题，从而认为现有技术存在启示。

但若经分析，发现特征B无法真正解决特征A所要解决的问题，申请人即可据此抗辩。同理，若OA认为D2的特征B可应用于D1以实现本发明的技术效果，申请人也可指出二者在技术效果或应用场景上的差异进行反驳，但是难度较高，我们将在后面其他文章中再深入探讨。

没有“错”怎么办？如果OA的评述是准确的，或者即使存在错误，但这些错误对方案本身并无实质性影响（例如，OA中存在笔误等），那么该如何应对呢？这时就需要考虑加特征了，将从属权利要求中，或者说明书中具有较好创造性前景的特征补充到独立权利要求中，这其实是一种较为常见的答复方式。

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